Должен ли лицензиат ноу-хау вводить режим коммерческой тайны

Век постоянного развития и внедрения новых технологий ставит перед производителями новые задачи. Понятие ноу-хау и/или права на секрет фирмы. Особенности процесса регистрации, отчуждения в пользу третьих лиц и использования на основании договора.

Право на ноу-хау

Ряд данных не может быть зарегистрирован в виде патента, зато может быть предметом ноу-хау. До 1 октября 2014 года применение режима коммерческой тайны являлось обязательным и отличительным признаком.

Согласно ст. 1465 ГК РФ, ноу-хау (секрет производства) — это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам. 

Чтобы отнести конкретные сведения к ноу-хау, необходим ряд обязательных условий:

• Во-первых, данная информация должна обладать ценностью, поскольку она неизвестна другим.
• Во-вторых, к таким сведениям не должно быть свободного доступа.
• И, наконец, в-третьих, введение режима коммерческой тайны в организации, которая использует эти сведения.

В отличие от патента, данная интеллектуальная собственность не требует обязательной регистрации для защиты, а также не требует разглашения сведений. Владелец имеет права на ноу-хау вплоть до сохранения конфиденциальности сведений. Со стороны правообладателя должны быть приняты достаточные меры для соблюдения конфиденциальности сведений. Одним из действенных инструментов является обеспечение режима коммерческой тайны.

Субъектами выступают:

• обладатель;
• правопреемники обладателя;
• третьи лица, получившие это правомочие в силу соглашения.

Секрет производства применяется правообладателем любым способом, который не противоречит положениям действующего законодательства.

Право использования ноу-хау может быть передано посредством заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии или быть отчуждено в пользу третьего лица.

Заключение договора коммерческой концессии регулируется положениями статьи 1027 ГК РФ. Особенности лицензионного договора на предоставление права использования секрета производства закреплены в статье 1469 ГК РФ. Положениями статьи 1468 ГК РФ закрепляется возможность отчуждения этого права в пользу третьего лица по соответствующему договору. При этом изначальный правообладатель обязуется сохранять конфиденциальность сведений инновации. Наши юристы помогут вам составить лицензионный договор с четким соблюдением норм ГК РФ.
Нужна консультация? Задать вопрос

Консультация

×Close Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.
Ответственность за нарушение подразумевает возмещение причиненных убытков. Санкции дополнительно устанавливаются законодателем либо предусматриваются договором.

Важно

Информация, которая подлежит разглашению, не может быть секретом производства.

Ответственность за нарушение режима ноу-хау

Право на секрет производства, ноу-хау не только устанавливает ограничения для использования вашей разработки третьими лицами. Работники, партнеры и другие агенты, подписавшие соглашения о сохранении конфиденциальности информации, несут юридическую ответственность за неисполнение обязательств:

• По п.1 статьи 1472 ГК РФ и п.7 статьи 243 ТК РФ лицо, которое использовало или распространило секрет производства, обязано возместить убытки его правообладателю.
• По п.4 статьи 11 №98-ФЗ работник должен возместить убытки и в том случае, если он уже уволился, а срок правовой охраны ноу-хау еще не прекратился.
• По п.6в статьи 81 ТК РФ работодатель вправе расторгнуть договор с работником, нарушившим режим секрета производства.
• По п.3 статьи 14 №98-ФЗ ответственность несут также работники государственных и муниципальных учреждений, по вине которых произошла утечка информации, составляющей коммерческую тайну компании.
• По статье 183 УК РФ лицо, похитившее сведения о ноу-хау и незаконно распространяющее их, обязано выплатить штраф в размере до 1 млн. руб. (в составе организованной группы – до 1,5 млн. руб.). Нарушитель также может быть лишен свободы на срок до 7 лет.
• Кроме того, в отношении работников устанавливаются следующие ограничения:
• при увольнении они обязаны передать работодателю материальные носители (например, карты памяти, флэш-карты, документы), которые содержат коммерческую тайну;
• работники должны соблюдать в течение определенного срока (он оговаривается в трудовом договоре или в допсоглашении) конфиденциальность информации после увольнения.

Раскрытие секрета производства и права на ноу-хау

Раскрытие секрета производства и права на ноу-хау

Раскрытие секрета производства без отчуждения или передачи прав на него третьим лицам преследуется законом. То есть, носитель коммерческой тайны не может рассказывать о ней никому.

Передать сведения, которые являются ноу-хау, может лишь обладатель. Он имеет право:

• продать информацию, представляющую секрет производства;
• подарить ноу-хау;
• предоставить в долгосрочную или краткосрочную аренду.

То есть, коммерческая тайна может выступать предметом, в отношении которого заключаются сделки по купле-продаже, дарению или аренде.

Обладатель секрета производства также имеет возможность поделиться им. Например, если работнику для осуществления непосредственных трудовых обязанностей нужно знать какие-либо сведения, которые являются коммерческой тайной, то он получает их. Однако распоряжаться ими он не может.

Важно! Если владелец ноу-хау не предпринимает меры по его охране, а также не вводит в компании режим коммерческой тайны, то секрет производства перестает быть таковым.

Как ввести режим ноу-хау в компании

Как уже было сказано выше, для введения режима ноу-хау организация должна предпринять определенные меры для защиты коммерческой тайны. И в этом случае недостаточно только подписания обязательств о неразглашении информации с сотрудниками. Эти меры должны носить системный характер и включать несколько процедур.

Режим охраны ноу-хау может быть полностью отменен, для этого также должен быть выпущен письменный приказ по предприятию.

Специфической особенностью этого способа охраны интеллектуальной собственности является то, что исключительные права возникают только после соблюдения всех вышеперечисленных требований.

Продажа прав на ноу-хау

Как и другие объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау могут быть предметом сделок. Разрешение на использование секрета производства другими лицами оформляется в письменном виде одним из следующих способов:

• лицензионный договор – права передаются на время;
• договор отчуждения – права передаются полностью, владельцем ноу-хау становится покупатель;
• франшиза, или договор коммерческой концессии, – права на ноу-хау передаются вместе с товарным знаком на время, на определенных условиях.

Продажа прав договору позволяет получить дополнительную прибыль правообладателю. Но если лицензиат (приобретатель лицензии) нарушает конфиденциальность информации, то исключительное право прекращается у всех. Поэтому оформление лицензионных соглашений на ноу-хау влечет за собой гораздо большие риски, чем для патентов или товарных знаков. В тексте договора обязательно должны быть указаны требования о соблюдении конфиденциальности и меры ответственности, условия возмещения убытков.

Само ноу-хау передается по договору в форме описания в приложении к основному соглашению. Это могут быть чертежи, инструкции или другие документы. Передача подтверждается актом приемки-передачи, подписанного обеими сторонами.

Срок действия договора

Лицензионный договор в отношении ноу-хау можно заключить (п. 2 ст. 1469 ГК РФ):

• либо на конкретный временной промежуток, то есть с указанием срока действия договора (срочный договор);
• либо на неопределенный период, то есть без указания срока действия (бессрочный договор).

Бессрочный договор прекратит действие тогда, когда перестанет действовать исключительное право на ноу-хау (абз. 3 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, договорные отношения будут сохраняться до момента, пока не будут раскрыты сведения, составляющие секрет производства (ст. 1467 ГК РФ).

Срочный договор будет действовать до истечения срока, который указали стороны. Однако он может прекратить действие и раньше – по тем же причинам, что и бессрочный договор (т. е. в связи с раскрытием конфиденциальной информации).

Совет

Если стороны намерены заключить договор на неопределенный период, имеет смысл прямо указать на бессрочный характер соглашения. Это обезопасит стороны от недопонимания и споров в отношении срока действия договора.

Обоснование

Общая норма о лицензионном договоре устанавливает: если стороны не согласуют условие о сроке, будет считаться, что договор заключен на пять лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Однако в отношении ноу-хау действуют специальные правила: лицензионный договор без указания срока действия считается бессрочным.

В связи с этим не исключена ситуация, когда впоследствии одна из сторон посчитает, что договор, не содержащий условия о сроке, заключен на пять лет, а другая сторона будет настаивать на бессрочном характере соглашения. Чтобы заранее обезопасить от таких разногласий, при заключении договора на неопределенный период целесообразно прямо прописать, что договор бессрочный (вместо того чтобы вовсе не предусматривать условие о сроке).